[co-author: Robert Taeger]

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe des TRADEMARK INSIGHT eine Neuerung vorzustellen: Auf vielfache Anregung werden wir künftig jeweils in einer neuen Rubrik (Country Focus) nach den gewohnten Zusammenfassungen deutscher und europäischer Markenrechtsprechung jeweils ein weiteres Land in den Blick nehmen. Wir freuen uns besonders, in dieser Ausgabe mit dem Country Focus – Italien zu starten und bedanken uns an dieser Stelle bei unseren Kollegen Luigi Mansani, Giovanni Ghirardi und Maria Luce Piattelli.

Daneben werden wir selbstverständlich auch weiterhin schwerpunktmäßig zu interessanten aktuellen Entscheidungen aus Deutschland und der Europäischen Union berichten. In dieser Ausgabe haben wir erneut einige interessante Entscheidungen der letzten Monate zusammengestellt. Besonders interessant dürften die Entscheidungen zur Verletzung eines staatlichen Hoheitszeichens (Johanniterkreuz), zur Bestimmtheit einer Positionsmarkenanmeldung (Segel), zur Bösgläubigkeit einer Unionserstreckung (coin-base) sowie zur ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke (SEVEN). Daneben berichten wir wie immer zur aktuellen Spruchpraxis in Sachen Verwechslungsgefahr und Unterscheidungskraft. Eine besonders erwähnenswerte, weil in vieler Hinsicht außergewöhnliche Entscheidung zur Unterscheidungskraft ist die der EUIPO-Beschwerdekammer zur Anmeldung einer Multimediamarke über die Comicfigur SUPER SIMON.

Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen per E-Mail an trademark.insight@hoganlovells.com.

Eine hilfreiche Lektüre wünschen Ihnen

Thorsten Klinger und Dr. Andreas Renck

Index

Hauptteil – Markenrecht in der Europäischen Union und Deutschland

Hauptteil – Markenrecht in der Europäischen Union und Deutschland

Verfasst von Thorsten Klinger, Christine Stoeber und Robert Taeger

• Unterscheidungskraft einer Multimediamarke: Super Simon (EUIPO)
• Verletzung eines staatlichen Hoheitszeichens durch Johanniterkreuz (EUIPO)
• Bestimmtheit und grafische Darstellbarkeit einer Positionsmarke (BPatG)
• Bösgläubigkeit und Teilrechtskraft der Unionserstreckung „coin-base“ (EuG)
• Schutzfähigkeit des Zeichens „EL TOFIO – El sabor de CANARIS“ (EUIPO)
• Unterscheidungskraft einer Schokoladentafel (EUIPO)
• Unterscheidungskraft einer zweidimensionalen Formdarstellung (EuG)
• Verwechslungsgefahr zwischen „BERGLÄNDER“ und „Bergader“ (EUIPO)
• Unterscheidungskraft des Zeichens „Clean ist Cool“ (BPatG)
• Verwechslungsgefahr und Bekanntheit von „HIPP“ (EUIPO)
• Unterscheidungskraft des Zeichens „KÖLNER DOM“ (BPatG)

Verfasst von Thorsten Klinger, Christine Stoeber und Robert Taeger

Country Focus – Italien:

Verfasst von Luigi Mansani, Giovanni Ghirardi und Maria Luce Piattelli

• Administrative invalidity/revocation for non-use proceedings finally saw the light
• Juventus in the world of NFT (Court of Rome, 20 July 2022)
• The Ferrari – Bruum saga (Supreme Court, 3 November 2022, No. 32408)
• Trademarking a slogan: do and don’ts (Supreme Court, 23 December 2022, No. 37697)

Unterscheidungskraft einer Multimediamarke: Super Simon (EUIPO)

In dieser Entscheidung beschäftigte sich die Beschwerdekammer mit einem kuriosen Fall zu einer relativ neuen Markenform, nämlich einer Multimediamarke. Eine Multimediamarke besteht aus einer Kombination von Bild und Klang und wird durch Vorlage einer audiovisuellen Datei wiedergegeben.

Der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 33 und 41 angemeldete 22-sekündige Animationsclip zeigt eine Heldenfigur "Super Simon", die an einen Urlaubsort fliegt. Das Video sowie die angemeldeten Waren und Dienstleistungen enthalten zahlreiche Anspielungen auf das Umfeld des Benelux-Amtes für geistiges Eigentum („BOIP“), u.a. den 2019 ausgeschiedenen Generaldirektor des BOIP Edmond Simon, der durch Ragnar Gustafsson ersetzt wurde, sowie den Klassifizierungsexperten des BOIP Rémy Kohlsaat, die zumindest Insider verstehen dürften.

Die Prüfungsabteilung des EUIPO wies die Anmeldung mangels Unterscheidungskraft zurück. Die dagegen gerichtete Beschwerde hatte Erfolg. Nach Auffassung der Beschwerdekammer ist die Multimediamarke unterscheidungskräftig. Die Heldenfigur "Super Simon" sei unterscheidungskräftig. Entgegen der Einschätzung der Prüfungsabteilung sei nicht erforderlich, dass die Identität des Herstellers der Waren in dem Clip angegeben werde. Auch das Motiv und etwaige Absichten der Anmeldung seien für die Bewertung der inhärenten Unterscheidungskraft irrelevant.

Der Beschwerdekammer ist in den Entscheidungsgründen ein Spagat gelungen, die weiteren Umstände der Markenanmeldung zu erwähnen, den Fokus jedoch auf die Rechtsfortbildung einer noch relativ jungen, aber komplexen Markenform zu legen. Derzeit sind Multimediamarke eingetragen.

(EUIPO BK, Entsch. v. 7.3.2023, R 1490/2022-5)

Verletzung eines staatlichen Hoheitszeichens durch Johanniterkreuz (EUIPO)

Die EUIPO-Beschwerdekammer entschied kürzlich in einem Anmeldeverfahren betreffend die unten links dargestellte Unionsmarke zur Nachahmung staatlicher Hoheitszeichen. Das EUIPO hatte zuvor angenommen, dass der Eintragung das unten rechts dargestellte Symbol entgegenstehe, da es sich dabei um ein geschütztes staatliches Hoheitszeichen (hier: Malta) handele. Da die Anmelderin keine Genehmigung der zuständigen Stelle vorgelegt habe, sei die Anmeldung zurückzuweisen.

Die gegen die Amtsentscheidung eingelegte Beschwerde war nun erfolgreich. Das auf Art. 6ter der PVÜ bezugnehmende Schutzhindernis der Unionsmarkenverordnung soll die Eintragung und Benutzung solcher Marken verhindern, die mit staatlichen Hoheitszeichen identisch sind oder bestimmte Ähnlichkeiten mit diesen aufweisen. Vorliegend enthalte die Anmeldung eindeutig eine des auch als „Malteserkreuz“ bekannten, achtspitzigen weißen Kreuzes auf rotem Grund, wie sie seit 1972 als Handelsflagge der Republik Malta nach der PVÜ als staatliches Hoheitszeichen hinterlegt ist.

Der Schutz von „Wappen, Flaggen und andere staatliche Hoheitszeichen“ nach Art. 6ter PVÜ diene der Kontrolle über den Gebrauch von Zeichen, die Staatsgewalt repräsentieren. Das gegenständliche unten rechts dargestellte Zeichen stelle allerdings eine bloße Handelsflagge der Republik Malta dar, die der Kennzeichnung von Handelsschiffen dient und somit lediglich auf den Staat verweist, der die Berechtigung zum Führen der Flagge führt, nicht jedoch die maltesische Hoheitsgewalt repräsentiere. Es handele sich daher nicht um ein staatliches Hoheitszeichen im Sinne der Vorschrift.

Weiter sei die Republik Malta ohnehin keine zur Genehmigung des Gebrauchs des Anmeldezeichens zuständige Stelle. Immerhin gehe die maltesische Handelsflagge zurück auf die Flagge des Malteserordens, der deutlich älter als die Republik Malta ist. Aus diesem Grund habe die Republik Malta den Malteserorden auch um die Zustimmung zur Benutzung des Zeichens als Handelsflagge bitten müssen. Die Republik Malta könne daher nicht ihrerseits die Verwendung des Kreuzelements genehmigen.

(EUIPO BK, Entsch. v. 20.3.2023, R 405/2022-1)

Bestimmtheit und grafische Darstellbarkeit einer Positionsmarke (BPatG)

Das BPatG befasste sich kürzlich mit der Unterscheidungskraft der unten dargestellten Positionsmarkenanmeldung für Waren und Dienstleistungen der Klassen 22, 28 und 37, darunter Schiffssegel, Gleitschirme und Dienstleistungen eines Segelmachers. Das DPMA hatte die Anmeldung zuvor wegen Unbestimmtheit und fehlender grafischer Darstellbarkeit zurückgewiesen. Für die grafische Darstellbarkeit und Bestimmtheit von Positionsmarken müsse die Positionierung des Zeichens auf einem genau bestimmten Warenteil definiert sein, was beim Anmeldezeichen aufgrund der nachfolgenden Beschreibung nicht der Fall sei:

„gerade durchgehende, ununterbrochene Linie im unteren Bereich parallel zur Unterkante eines Segels; horizontaler Abstand zur Bugkante und Heckkante des Segels, von jeweils mindestens 1/10 der Unterlieklänge und max. 1/4 der Unterlieklänge beträgt; absolute Länge der Linie kleiner als 3/4 und größer als 1/2 der Unterlieklänge; vertikaler Abstand der Linie zum Unterliek kleiner als 1/35 der Höhe des Segels oder kleiner als 1/5 der Länge des Vorlieks des Segels; vertikaler Abstand größer als 1/8 der Höhe des Segels oder größer als 1/8 der Länge des Vorlieks des Segels, einheitliche Strichstärke im Bereich von 1 bis 5cm“.

Das vom Anmelder mit seiner Beschwerde angerufene BPatG bestätigte nun die Amtsentscheidung. Die Anmeldemarke erfülle die gesetzlichen Anforderungen an die Bestimmtheit nicht. Die Wiedergabe im Register sei ein materiellrechtliches Erfordernis der Markenfähigkeit und kein absolutes Schutzhindernis. Umfasst der Schutzgegenstand mehrere Gestaltungen, so handele es sich nicht um ein Zeichen, für das mit einer einzelnen Markenanmeldung Schutz beansprucht werden könne, sondern um eine Mehrzahl an Zeichen.

Dies sei hier der Fall. Weder aus der grafischen Darstellung, noch aus der der Anmeldung beigefügten Beschreibung lasse sich ein hinreichend klar und eindeutig bestimmbarer Schutzgegenstand ableiten. Die handschriftliche Zeichnung könne den Schutzgegenstand nicht konkretisieren. Eigenschaften, die sich aus der grafischen Darstellung nicht zweifelsfrei ergeben, seien auch durch die Beschreibung nicht bestimmbar.

(BPatG, Beschl. v. 9.2.2023, 30 W (pat) 539/20)

Bösgläubigkeit und Teilrechtskraft der Unionserstreckung „coinbase“ (EuG)

In diesem Urteil befasste sich das EuG im Kern mit einer Frage zur Auswirkung einer Teilrechtskraft, die im Kontext der möglicherweise bösgläubig hinterlegten IR-EU „coinbase“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 38 und 42 aufkam. Gegen diese IR-EU strengte die Klägerin ein Nichtigkeitsverfahren gestützt auf Verwechslungsgefahr und Bösgläubigkeit an.

In erster Instanz wurde die angefochtene IR-Wortmarke „coinbase“ mit Blick auf die ältere identische IR-Wortmarke „COINBASE“ wegen Verwechslungsgefahr hinsichtlich der identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen für nichtig erklärt. Bezüglich der unähnlichen Waren und Dienstleistungen ging die Nichtigkeitsabteilung auch nicht davon aus, dass die Inhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke bösgläubig war. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Klägerin blieb erfolglos.

Diese beanstandete vor dem EuG, dass die Beschwerdekammer in ihrer Gesamtabwägung zur Feststellung einer Bösgläubigkeit nicht alle relevanten Umstände berücksichtigt habe. In die Bewertung seien nur Erwägungen zu den unähnlichen Waren und Dienstleistungen eingeflossen. Identische und ähnliche Waren und Dienstleistungen sowie dazu vorgelegte Beweise seien von der Beschwerdekammer dagegen unberücksichtigt geblieben. Das Amt rechtfertigte seine isolierte Betrachtungsweise damit, dass die Beschwerde infolge der rechtskräftig gewordenen Feststellungen zur Identität und Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen gegenständlich auf die unähnlichen Waren und Dienstleistungen begrenzt worden sei.

Das EuG hob die Entscheidung der Beschwerdekammer auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an das EUIPO zurück. Zwar hätte sich die Beschwerde gegenständlich nicht auf den rechtskräftigen Teil der Ausgangsentscheidung bezogen, in dem für identische und ähnliche Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr angenommen worden sei. Die Beschwerdekammer hätte aber bei der Gesamtabwägung, in wieweit in Bezug auf unähnliche Waren und Dienstleistungen eine Bösgläubigkeit vorliege, auch diejenigen Umstände berücksichtigen müssen, die sich auf die identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen beziehen würden. Diese Prüfung müsse nunmehr nachgeholt werden.

(EuG, Urt. v. 22.3.2023, T-366/21)

Schutzfähigkeit des Zeichens „EL TOFIO – El sabor de CANARIS“ (EUIPO)

In dieser Entscheidung befasste sich das EUIPO mit der Frage, inwieweit Begriffe einer lokalen Sprache für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Unionsmarke herangezogen werden können.

Im Ergebnis erkannte die Große Beschwerdekammer des EUIPO, dass der angemeldeten Unionsbildmarke „EL TOFIO – El sabor de CANARIS“ in Bezug auf Ziegenkäse von den kanarischen Inseln (Klasse 29) kein absolutes Eintragungshindernis entgegensteht und verneinte einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Bedeutung des spanischen Worts „TOFIO“ und den Eigenschaften der angemeldeten Ware.

Im vorherigen Prozessverlauf hatte das EuG die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer aufgehoben, in der diese von einem beschreibenden Charakter der Markenanmeldung ausgegangen war. Hauptgegenstand vor dem EuG war die Frage nach einer etwaigen Kenntnis des spanischsprachigen Durchschnittsverbrauchers von der Bedeutung des Wortes „TOFIO“. Der Begriff „TOFIO“ gehört zu einer nur lokal gesprochenen Sprache und ist eine traditionelle Bezeichnung für ein Auffangbehältnis bei der Gewinnung von Ziegenmilch, das Teil der Kultur einiger kanarischen Inseln ist. Nach Auffassung des EuG hätte die Fünfte Beschwerdekammer nicht zu dem Schluss kommen dürfen, dass der spanischsprachige Durchschnittsverbraucher das Wort „TOFIO“ (im maßgeblichen Anmeldezeitpunkt) kenne bzw. kannte und das Wort entsprechend eine hinreichend klare und unmittelbare Bedeutung für ihn habe, um es für die fragliche Ware als beschreibend anzusehen.

Anschließend – und nach einer Beschränkung der von der Anmeldung geschützten Waren auf Ziegenkäse von den kanarischen Inseln (Klasse 29) – wurde die Sache an die Große Beschwerdekammer verwiesen, da unter anderem Fragen im Kontext mit Kenntnissen von Vokabular und Kultur in der EU aufgeworfen waren. Die Große Beschwerdekammer stellte anhand von Online-Quellen fest, dass das Wort „TOFIO“ Bestandteil einer nur lokal gesprochenen Sprache ist. Es sei außerdem nicht anzunehmen, dass ein nicht unerheblicher Teil der relevanten Verkehrskreise in Zukunft innerhalb der EU eine Verbindung zwischen diesem Wort und der angemeldeten Ware herstellen würde. „TOFIO“ sei keine Gattungsbezeichnung für eine bestimmte Käsesorte, insbesondere nicht für Ziegenkäse. Es sei zudem unwahrscheinlich, dass dieses traditionelle Auffangbehältnis vor dem Hintergrund der bestehenden wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen eine Renaissance erleben werde. Damit fehle es an einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem als „TOFIO“ bezeichneten Gefäß und den Eigenschaften der angemeldeten Ware.

(EUIPO BK, Beschl. v. 15.2.2023, R 1083/2020-G)

Unterscheidungskraft einer Schokoladentafel (EUIPO)

Die EUIPO-Beschwerdekammer befasste sich kürzlich mit der Unterscheidungskraft der unten dargestellten Bildmarke für Schokoladenwaren in Klasse 30. Die Unionserstreckung der IR war vom EUIPO zuvor wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden. Die hellen Stellen auf der Schokoladentafel entsprächen typischen Gestaltungsformen und würden vom Verkehr als bloße dekorative Elemente wahrgenommen und enthielten keinen Herkunftshinweis.

Die Beschwerdekammer bestätigte nun die Amtsentscheidung. Als Zeichen, das aus der Form der beanspruchten Ware selbst bestehe, müsse die Anmeldung erheblich von der Norm bzw. der Branchengewohnheit abweichen, damit sie vom Verkehr als unterscheidungskräftig aufgefasst werde. Dies sei vorliegend jedoch nicht der Fall, da nachweislich eine ganze Reihe ähnlicher Gestaltungen auf dem Markt üblich seien. Der Verkehr erkenne in den hellen Flecken auch nicht - wie von der Anmelderin geltend gemacht - vierblättrige Kleeblätter, da diese in der Regel gleichgroße Blätter hätten und grün seien. Die mit den Flecken transportierte Aussage bleibe daher vage und unklar.

Auch wenn Schokoladentafeln tatsächlich zumeist einfarbig seien, kenne der Verkehr gleichwohl auch zweifarbige, nämlich braun-beige Gestaltungen als Kombinationen heller und dunkler Schokolade. Die Marke enthalte insgesamt keinen Bestandteil, der für den Verkehr einen Herkunftshinweis enthalte.

(EUIPO BK, Beschl. v. 30.3.2023, R 0445/2022-1)

Unterscheidungskraft einer zweidimensionalen Formdarstellung (EuG)

In dieser Entscheidung befasste sich das EuG mit einer zweidimensionalen Darstellung eines zylindrischen Behälterumrisses mit gewellten Linien, die als Unionsbildmarke für Waren der Klasse 30 (u.a. Bonbons, Süßwaren, Kaffee und Kakao) angemeldet wurde. Das EuG bestätigte die Rechtsauffassung der Beschwerdekammer, dass die angemeldete Bildmarke mangels Unterscheidungskraft nicht schutzfähig ist.

Verbraucher mit durchschnittlichem Aufmerksamkeitsgrad würden das Zeichen als eine einfache Darstellung der Verpackung oder Aufmachung auffassen, die im Handel für die betroffenen Waren üblicherweise verwendet werde und deren Form nicht erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweiche.

Die Beschwerdekammer hätte zur Beurteilung der Unterscheidungskraft zulässigerweise auf Kriterien abgestellt, die für Formmarken (also Zeichen, die aus der Form der Ware bestehen) maßgebend seien, da ein nicht unerheblicher Teil der Konsumenten das Zeichen als Darstellung eines Behältnisses auffassen würde. Hinsichtlich zweidimensionaler Marken gelte dieser Grundsatz sowohl für (foto-)grafische Wiedergaben einer Ware in perspektivischer Darstellung als auch für eine rein schematische Darstellungen der Ware.

Im Ergebnis verneinte das EuG eine Unterscheidungskraft, weil das dargestellte Behältnis keine Merkmale aufweist, die von anderen marktüblichen Verpackungsarten signifikant abweichen. Das Behältnis stelle lediglich eine Variante auf dem Markt üblicher Formen dar.

(EuG, Urt. v. 29.3.2023, T-199/22)

Verwechslungsgefahr zwischen „BERGLÄNDER“ und „Bergader“ (EUIPO)

Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens befasste sich die Beschwerdekammer kürzlich mit der Verwechslungsgefahr zwischen der u.a. Schutz für Babynahrung, Milchfermente für medizinische und Milchzucker für pharmazeutische Zwecke in den Klassen 5 und 30 begehrenden Unionswortmarkenanmeldung „BERGLÄNDER“ und der u.a. Milch und Milchprodukte in Klassen 29 und 30 beanspruchenden, älteren Unionsbildmarke „Bergader“.

Die Widerspruchsabteilung hatte zunächst eine teilweise Verwechslungsgefahr angenommen, den Widerspruch aber im Übrigen zurückgewiesen, wogegen sich beide Seiten mit einer Beschwerde richteten.

Die Beschwerdekammer bestätigte nun, dass die Zeichen aus Sicht spanischer und griechischer Verbraucher, die dem übereinstimmenden Wortbestandteil „Berg“ keine Bedeutung zumessen, schriftbildlich und klanglich hochgradig ähnlich sind. Irrelevant sei, ob etwa deutsche Verbraucher das Wortelement „Berg“ als beschreibend wahrnehmen könnten. Der Fokus der Entscheidung lag auf dem Warenvergleich.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer bestehe zwischen der in der Anschlussbeschwerde erneut angefochtenen Ware Sahnestandmittel (Klasse 30) aufgrund ihrer zweckmäßigen Komplementarität zu Milch und Milchprodukten auch eine Ähnlichkeit. Warenähnlichkeit bestehe außerdem zwischen Babykost, Nährmehl mit Milchzusatz sowie Säuglingsanfangsnahrung (Klasse 5) einerseits und Milch und Milchprodukten (Klasse 29) andererseits, da diese Waren in einem gewissen Konkurrenz- bzw. Komplementärverhältnis zueinander stehen, in benachbarten Verkaufsregalen angeboten und teilweise von denselben Herstellern produziert würden.

Im Gegensatz hierzu verneinte die Beschwerdekammer eine Warenähnlichkeit zwischen Milchfermenten für medizinische Zwecke sowie Milchzucker [Laktose] für pharmazeutische Zwecke einerseits und den von der älteren Marke geschützten Waren der Klassen 29 und 30 andererseits. Bei den erstgenannten Waren der Klasse 5 handele es sich um pharmazeutische bzw. medizinische Präparate, die nicht an die breite Öffentlichkeit gerichtet seien, in Apotheken vertrieben und von unterschiedlichen Herstellern produziert würden.

Insgesamt sei die von der Anmelderin eingelegte Beschwerde zurückzuweisen und der von der Widersprechenden eingelegten Anschlussbeschwerde im oben dargestellten Rahmen wegen einer auch insoweit bestehenden Verwechslungsgefahr teilweise stattzugeben.

(EUIPO BK, Entsch. v. 24.3.2023, R 511/2022-1)

Unterscheidungskraft des Zeichens „Clean ist Cool“ (BPatG)

Das BPatG befasste sich kürzlich mit der Unterscheidungskraft der von der Suchtberatungsstelle CliC Deutschland Landesverband NORDOST e.V. beim DPMA angemeldeten Wortmarke „Clean ist Cool“ für Dienstleistungen der Klassen 41, 44 und 45, darunter Sozialpädagogische Beratungsdienstleistungen und Suchtberatung. Das DPMA wies die Anmeldung zuvor mangels Unterscheidungskraft zurück.

Das BPatG bestätigte nun die Amtsentscheidung: Die sloganartige Wortfolge „Clean ist Cool“ werde dahingehend verstanden, dass es hervorragend sei, nicht (mehr) drogenabhängig zu sein. Der Verkehr werde in der Anmeldemarke mithin eine werbliche Anpreisung des Ziels einer Unabhängigkeit vom Drogenkonsum zu sehen. Ein zusätzlicher, origineller Sinngehalt komme dem Anmeldezeichen nicht zu. Auch der mit dem Zeichen transportierte, positive Gedanke der Suchtselbsthilfe begründe keine markenrechtliche Unterscheidungskraft. Im Ergebnis werde das Zeichen lediglich als Hinweis auf Thema und Zweck der beanspruchten Dienstleistungen, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst.

(BPatG, Beschl. v. 16.2.2023, 30 W (pat) 75/21)

Verwechslungsgefahr und Bekanntheit von „HIPP“ (EUIPO)

Die Anmelderin meldete die Unionsbildmarke „HIPPO LAND“ für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 28 und 35 an. Der gegen die Anmeldung gerichtete Widerspruch wurde auf ältere Unions- und deutsche „HIPP“-Marken (Bild und Wort) gestützt, die zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 16, 28, 29, 30, 31 und 32 schützen.

Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, dass zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht, sofern identische und ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen betroffen sind. In der Anmeldung würden das Wortelement „HIPPO“ sowie die Abbildung des Nilpferdes dominieren, die dem gestalteten Wortelement „HIPP“ der Widerspruchsmarke gegenüberstünden. Aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise, deren Aufmerksamkeitsgrad durchschnittlich bis überdurchschnittlich, bestehe zwischen den Zeichen eine durchschnittliche bildliche und klangliche Ähnlichkeit. Diese werde in der Gesamtschau nicht dadurch aufgehoben, dass ein Teil der Verbraucher den Begriff „HIPPO“ im Sinne von hippopotamus (Nilpferd) verstehen könnte. Zumindest für einen nicht unerheblichen Teil der relevanten Verkehrskreise hätten die Wörter „HIPPO“ und „HIPP“ keine Bedeutung.

Die Beschwerdekammer sah zudem die Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes gem. Artikel 8 Absatz 5 UMV als erfüllt an, soweit unähnliche Dienstleistungen der Klasse 35 betroffen sind. Die unter anderem mehrere Umfragen, Presseberichte, Marktforschungsergebnisse, Informationen zu Marktanteilen, eine Erklärung einer örtlichen IHK, Rechnungskopien sowie Screenshots von Webseiten mit Produktangeboten vorgelegt. Die Beschwerdekammer bestätigte, dass die „HIPP“-Marken in Deutschland einen hohe Bekanntheitsgrad im Hinblick auf Babynahrung genießen und eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken besteht, da die angefochtenen Einzelhandelsdienstleistungen sich insbesondere auf Babyprodukte beziehen können.

(EUIPO BK, Entsch. v. 8.3.2023, R 833/2022-5)

Unterscheidungskraft des Zeichens „KÖLNER DOM“ (BPatG)

Das BPatG befasste sich kürzlich mit der Unterscheidungskraft der Markenanmeldung „KÖLNER DOM“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 16, 25 und 35. Das DPMA hatte die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, da sich das Anmeldezeichen in der Benennung einer herausragenden Sehenswürdigkeit erschöpfe, in deren Umgebung regelmäßig Souvenirs angeboten würden.

In der hiergegen eingelegten Beschwerde nimmt die Anmelderin auf die Neuschwanstein-Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2012 Bezug. Demnach sei der Name eines Bauwerkes dann als Marke eintragungsfähig, wenn seine Hauptfunktion nicht die Herstellung bzw. Erbringung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, sondern die Bewahrung eines kulturellen Erbes ist.

Das BPatG wies die Beschwerde nun zurück, da es dem Zeichen an Unterscheidungskraft fehle. Zwar sei dies nicht schon deshalb der Fall, weil es sich um die Bezeichnung eines bedeutenden Kulturgutes handele. In Bezug auf die dem Bauwerk nachempfundenen oder entsprechend verzierbaren Waren stelle das Zeichen aber lediglich einen thematischen Hinweis dar.

Schließlich seien die Wertungen aus Neuschwanstein nicht übertragbar. Bei der Frage der Unterscheidungskraft gehe es darum, ob es sich bei dem Vertriebsort um einen Umstand handelt, der mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in engem Zusammenhang steht. Es komme daher nicht auf die vom EuGH behandelte Frage an, ob der Name im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft dienen und damit eine beschreibende Wirkung entfalten kann.

Die Rechtsbeschwerde zum BGH wurde zugelassen.

(BPatG, Beschl. v. 19.1.2023, 25 W (pat) 526/21)

Country Focus - Italien

Administrative invalidity/revocation for non-use proceedings finally saw the light: an opportunity for trademarks owners!

Following the publication in the Italian Official Gazette of the Decree No. 180 of 19 July 2022 (which amends the Italian IP Property Code), since 29 December 2022 it is possible to file trademark invalidity and revocation proceedings before the Italian Patent and Trademark Office ("IPTO").

The Decree is the last step carried out by Italy to comply with the Trademark Directive (EU) No. 2015/2436. Indeed, before 29 December 2022 any right holder was forced to bring a full-fledged ordinary trademark invalidity or revocation for non-use proceedings in court (which was more complex and time consuming).

The new IPTO proceedings (similar to those already adopted in 2011 for oppositions) is quicker and cost-effective. In particular, right holders can now seek trademark invalidity on absolute grounds or on relative grounds (in the case of an earlier trademark application or registration – N.B. unregistered trademarks cannot be considered as a relative ground for action). Revocation for non-use can be sought against Italian trademarks (or International trademarks designating Italy) registered for more than 5 years.

The right holder must file an application before the IPTO setting out (i) its earlier rights, if any; (ii) the details of the contested trademark; (iii) the infringing goods/services; and (iii) an explanation of the grounds supporting its objection (as well any supporting documents).

If the application is deemed admissible, the IPTO notifies the parties and sets out an initial deadline of 2 months (jointly extendable for up to 1 year) to negotiate an agreement. If no agreement is found, the owner of the contested trade mark is given 60 days to file observations and, where applicable, to file a request for proof of use of the earlier mark. The IPTO may assign to the right holder a deadline to reply. Afterwards (and within the deadline of 24 months), a decision should be issued.

The new proceedings provide an opportunity for right holders to enforce their trademark rights more effectively in Italy, also bearing in mind that it is always possible to bring ordinary proceedings in Court (so called “dual track”).

In terms of trademark enforcement strategies, Court actions would be suitable for complex trademark cases (where the right holder has an interest to raise multiple claims, such as invalidity, infringement or unfair competition).In Italy such claims can in fact be combined in a unique proceedings. The administrative invalidity/revocation for non-use proceedings could be devoted to simpler and more standard cases. Moving forward, the dual track system would thus allow trademark holders to adjust their trademark strategies based on their needs, goals (and budgets), and will certainly play a role to devise the most effective course of action to preserve the value of a certain brand in Italy.

Juventus in the world of NFT (Court of Rome order 20 July 2022)

In 2022, Juventus Football Club S.p.A. ("Juventus"), one of most important Italian professional football clubs, brought urgent proceedings before the Court of Rome, seeking a preliminary injunction against Blockeras S.r.l. (“Blockeras”), a company operating in the crypto currency market and producing NFTs.

Blockeras had launched a series of trading cards in NFT format dedicated to football players, including some cards depicting a former well-known Juventus player (Christian “Bobo” Vieri) with the Juventus black and white stripe uniform. While Vieri appears to have authorised Blockeras to use his image, Juventus however, had not given its consent.

Juventus decided to act on the grounds of its word and figurative marks, including the famous “JUVENTUS” and “JUVE” trademarks and the figurative trademark consisting of a black and white vertical striped jersey with two stars on the chest. In particular, Juventus argued that the offer for sale of the NFTs infringed the rights vested in its trademark, creating a likelihood of confusion, since the targeted public would have wrongly assumed that the NFT originated from Juventus or that an economic relationship existed between Juventus and Blockeras.

Blockeras asked the Court of Rome to dismiss the case, arguing, among others, that Juventus did not file its trademarks expressly for NFTs goods.

The Court of Rome sided with Juventus and granted the preliminary injunction. The Judge noted that: (i) Juventus was one of the most famous football teams in Italy and abroad; (ii) Juventus does license its trademarks for different purposes (i.e. to sell clothing, toys, accessories and the like); (iii) Juventus owned various marks claiming protection also in class 9 (for “digital downloadable publications”) and was able to show that they offered for sale “videogames based on blockchain technologies”. The Court also stated that the fact that Bobo Vieri consented to the use of his image was not relevant in the trademark infringement assessment. Overall, the Judge concluded that Juventus was entitled to seek urgent relief (noting also that Mr. Vieri and Blockeras had executed a license agreement until 2024, potentially to the detriment of Juventus) and prohibited Blockeras from use of Juventus’ trademarks.

The order of the Court of Rome – while issued in the context of preliminary injunction proceedings – is notable, being one of the first decisions issued in Europe in relation to trade mark rights and NFTs. It is also interesting to see that the Court broadly interpreted the scope of protection of Juventus’ trademark rights in class 9 and has given weight to the existence of license agreements executed by Juventus with third parties. The case may thus provide some guidance on the position which Italian Courts may take vis-à-vis the use of NFT in the future, especially when well-known trademarks are at stake. Having said that, the order also highlights the importance of right holders securing specific protection for NFT goods in class 9 (in order to minimize the risks that infringers try to raise defences similar to those exploited by Blockeras). In this case, the reputation of Juventus and the widespread use of its marks, including in class 9, was relevant to assess infringement, but does not mean that this will be the outcome in all cases.

The Ferrari – Bruum saga (decision of the Supreme Court 3 November 2022, No. 32408)

The Italian Supreme Court has definitively ended a longstanding dispute of more than 20 years between the famous Italian luxury sport car manufacturer Ferrari S.p.A. (“Ferrari”) and Bruum S.n.c. (“Bruum”), a company which manufactures miniature models of vintage cars, including Ferraris.

In 2000 Ferrari brought ordinary proceedings against Bruum, claiming that the manufacture and offer for sale of its scale models infringed, among others, Ferrari’s exclusive rights in the famous trademark depicting the “Cavallino Rampante”, a prancing black horse on a yellow background. Bruum defended its position, stating that it had been manufacturing such products since 1972 and that no infringement of Ferrari trademarks had occurred, considering that the models were perfectly identical scale reproductions of the famous Ferrari cars. According to Bruum, the presence of the Cavallino Rampante was necessary to correctly depict the car in its relevant features.

Both the Court of Modena, in the first instance, and the Court of Appeal of Bologna, agreed with Bruum’s position, finding that its activities were lawful.

Ferrari decided to escalate the dispute up to the Italian Supreme Court, requesting reversal of the previous judgements on the grounds that they were based on a wrong interpretation of the general principles of trademark law protecting well-known marks.

In particular, Ferrari argued that the Court of Appeal of Bologna based its decision on incorrect interpretation of the landmark decision issued by the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) in Opel vs. Autec case(C-48/05), in which the CJEU concluded that:

“where a trade mark is registered both for motor vehicles — in respect of which it is well known — and for toys, the affixing by a third party, without authorisation from the trade mark proprietor, of a sign identical to that trade mark on scale models of vehicles bearing that trade mark, in order faithfully to reproduce those vehicles, and the marketing of those scale models constitute […] a use which the proprietor of the trade mark is entitled to prevent if that use affects or is liable to affect the functions of the trade mark as a trade mark registered for toys or […] a use which the proprietor of the trade mark is entitled to prevent if, without due cause, use of that sign takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark as a trade mark registered for motor vehicles”. CJEU also noted that “where a trade mark is registered, inter alia, in respect of motor vehicles, the affixing by a third party, without the authorisation of the proprietor of the trade mark, of a sign identical to that mark to scale models of that make of vehicle, in order faithfully to reproduce those vehicles, and the marketing of those scale models, do not constitute use of an indication concerning a characteristic of those scale model”, being “merely an element in the faithful reproduction of the original vehicles”.

Ferrari countered that the CJEU’s decision focused only on the basic function attributed to a trademark, i.e. the fact that the mark should guarantee a certain origin. However, according to Ferrari, the CJEU failed to consider other relevant elements, such as the “evocative function” and the “promotional function” of the mark. Ferrari stated that Bruum’s models diluted the value of its famous marks, and that the actual ways in which Bruum’s cars were presented to the public infringed its rights. Among others, Ferrari remarked that the “BRUUM” mark was visible only on the outside packaging of the toys. Once the models are removed from the packaging, however, only Ferrari’s marks were visible, thus creating confusion for the consumer as to the origin of the product.

The Supreme Court disagreed with Ferrari’s arguments. The Judges preliminary highlighted that the principles established by CJEU were correct and that the Court of Appeal of Bologna fully applied them to resolve the dispute. In particular, the Supreme Court emphasized that, in order to determine whether the reproduction of a certain trademark on a scale model toy is lawful, it is necessary to assess whether such reproduction entails a tarnishment of the rights of the trademark owner. Such assessment shall be carried out on a case by case basis.

In the case involving BRUUM, the Supreme Court concluded that the lower Courts, and in particular the Court of Appeal, correctly applied CJEU’s principles, having considered the following elements (i) that BRUUM’s models were perfect reproductions of Ferrari’s old cars; (ii) that various vintage ”BRUUM” models were exhibited in the Ferrari’s museum; (iii) that the “BRUUM” products were described and reviewed on magazines such as “Ferrari World”. Therefore, there was no possibility for the Italian public to wrongly establish a connection with Ferrari and, in any case, the concrete way in which the products were presented avoided any confusion/link in the mind of the consumers.

The decision issued by the Supreme Court is interesting for a number of reasons. First, it shows how the EU case-law is concretely interpreted and applied in Italy either by the Courts on the merits and by the Supreme Court. Moreover, the case submitted to the Supreme Court deals with the tricky issue of whether and under which conditions the use of a trademark in a non-distinctive fashion is allowed. It is also interesting that the Court has devoted efforts to thoroughly explain why the lower Courts were right (which does not always happen as the Supreme Court is only required to assess whether any principles of law have been correctly applied).

Trademarking a slogan: do and don’ts (decision of the Supreme Court 23 December 2022, No. 37697)

Hulka S.r.l. (“Hulka”), a company operating in the cosmetic and pharmaceutical field, filed the trademark application “LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE” (in English “Your skin deserves to be treated well”) before the Italian Patent and Trademark Office (“IPTO”). The IPTO refused the the trademark on absolute grounds, considering it devoid of sufficient distinctive character. Hulka appealed before the IPTO Board of Appeal, claiming that the grounds of the IPTO’s decision were incorrect.

The Board of Appeal, however, upheld the refusal, pointing out that the sign was to be considered as a “slogan”, specifying that a slogan can be registered as a trademark if it has inherent distinctive character, and it is not simply composed by expressions commonly used in the relevant sector. The Board of Appeal emphasised that this approach was consistent with EU-case law on the protection of slogans.

Hulka appealed before the Supreme Court, claiming that the expression “LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE” could not be considered as lacking of distinctive character, being sufficiently original. Hulka remarked that the Board of Appeal wrongly made “an evaluation of the single words” which composed the slogan and [had] not considered the trademark “in its entirety”.

The Supreme Court disagreed with Hulka’s findings. The Judges stated that – albeit concise – the assessment carried out by the Board of Appeal (and by IPTO) was correct, as the Board clearly indicated that the slogan adopted by Hulka was not capable of providing any unequivocal information as to the source of the products, being generic/descriptive in the cosmetic field. In other words, the slogan did not include any arbitrary element capable of making the trademark sufficiently distinctive.

The Supreme Court referred to principles established by CJEU when assessing the inherent distinctiveness of slogans and highlighted that, while the registration of a slogan is not per se precluded, the slogan should be original and act as an indicator of origin, which was not the case in Hulka’s application.

The decision is interesting as it deals with one of those (relatively rare) cases in which the IPTO issues a trademark refusal on absolute grounds. Indeed, the IPTO is generally quite flexible in the assessment of inherent registrability of distinctive signs. Having said that, the position expressed by the IPTO and the Board of Appeal (as definitively confirmed by the Supreme Court) is consistent with EU case-law and should be taken as a relevant precedent in the overall assessment of weak trademarks in Italy.

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